Usar o Mandado de Segurança para questionar o indeferimento de uma marca pelo INPI é possível, segundo recente decisão do STJ.
A Terceira Turma do STJ reforçou esse entendimento ao julgar o Recurso Especial nº 2.173.649/PR, abrindo caminho para que empresas garantam o registro de suas marcas com maior agilidade.
Neste artigo, explicamos o impacto da decisão para empresários e advogados que atuam na defesa de ativos intangíveis.
O caso analisado pelo STJ
Uma clínica odontológica teve seu pedido de registro da marca “Oral Qualità” indeferido pelo INPI, sob o argumento de que se tratava de expressão genérica (art. 124, VI, da LPI). A empresa impetrou Mandado de Segurança, sustentando que sua marca possuía caráter distintivo e, portanto, reunia os requisitos legais para o registro.
O INPI alegou que o MS seria inadequado, por não admitir produção de provas, e que a discussão deveria ocorrer por ação ordinária ou ação de nulidade. No entanto, o STJ entendeu que o Mandado de Segurança é cabível quando há prova pré-constituída e direito líquido e certo.
A Ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que:
- O Mandado de Segurança é adequado para impugnar atos administrativos ilegais ou abusivos que violem direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da Constituição e art. 1º da Lei 12.016/09).
- É necessário que o direito seja demonstrado de plano, sem necessidade de produção de provas adicionais (prova pré-constituída).
- O caráter distintivo da marca pode ser avaliado com base nos documentos apresentados com a inicial, dispensando perícia ou outras provas complexas.
- A pretensão da empresa era, em tese, possível de ser acolhida, sendo legítima a utilização do Mandado de Segurança.
A decisão do STJ é especialmente relevante para empresas que enfrentam indeferimentos administrativos indevidos de pedidos de marca. O uso do Mandado de Segurança traz vantagens importantes:
- Celeridade processual: mais rápido que ações ordinárias.
- Redução de custos: evita perícias e longas fases probatórias.
- Proteção eficaz do ativo intangível: possibilita reversão de atos administrativos ilegais.
Ainda assim, cada caso deve ser analisado individualmente. A escolha entre MS e ação ordinária dependerá do nível de complexidade e da necessidade de produção de provas.
O que diz a jurisprudência consolidada?
Além do recente julgado, o STJ já havia se manifestado anteriormente no mesmo sentido:
- MS 328/DF – Primeira Seção (DJ 21/5/1990)
- REsp 605.409/RJ – Terceira Turma (DJ 11/4/2005)
A Corte Superior entende que, quando há prova suficiente e direito claro, não há necessidade de se recorrer a ações mais complexas para garantir a proteção marcária.
Esta recente decisão do STJ reforça a importância de estratégias jurídicas bem planejadas para proteger os ativos intelectuais de uma empresa. O Mandado de Segurança, quando cabível, é uma ferramenta poderosa para garantir agilidade e efetividade na defesa de marcas indevidamente indeferidas pelo INPI.
Resumo dos pontos principais desta decisão:
- STJ reafirma que o Mandado de Segurança pode ser usado para impugnar indeferimento de marca pelo INPI.
- É necessário que o direito alegado seja líquido, certo e comprovado por prova pré-constituída.
- A decisão favorece empresas que buscam agilidade para garantir o registro de suas marcas.
- A escolha entre MS e ação de nulidade depende da complexidade do caso e da necessidade de provas.
Essa decisão evidencia que quando há indeferimento do registro da marca, essa decisão pode não ser definitiva e a atuação recursal com excelência para proteção de ativos intangíveis, é essencial.
No Tafelli Ritz Advogados disponibilizamos estratégias jurídicas seguras, céleres e personalizadas para garantir seus direitos.
Fale com um especialista e descubra o caminho mais rápido para proteger sua marca.
